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杜颖:地名商标的可注册性及其合理使用

——从“百家湖”案谈起

更新时间:2015-12-26 22:43:22
作者: 杜颖  

   【内容摘要】我国商标法按照行政区划的级别来确定地名能否作为商标进行注册,这与以显著性判断可注册性的国际通行做法不一致。我国商标法律制度应该整合并改造现有法律法规中关于地名商标的规定,借鉴国际通行模式,以是否取得第二含义确立商标显著性,来判断地名的可注册性。在地名商标的合理使用规定中,可以保留我国《商标法实施条例》第49条的原则性规定,但需要补充确定一些具体的指导性判断要素。

   【关键词】地名;商标显著性;合理使用

  

   一、问题的提出

   发生于2001年的利源公司诉金兰湾公司商标侵权纠纷案(学界和实务界通称为“百家湖”案)曾引发理论界和实务界对于地名商标的合理使用以及商标权利限制问题的广泛关注和讨论。该案原告为南京利源物业发展有限公司(以下简称“利源公司”),被告为南京金兰湾房地产开发有限公司(以下简称“金兰湾公司”)。“百家湖”系地名名称,原告开发了百家湖花园,并于2000年取得了“百家湖”注册商标专用权。2001年10月10日,被告将其新开发的高层住宅楼冠名为“百家湖?枫情国度”,并以这个名称进行广告宣传。原告认为被告在该名称中使用“百家湖”文字,侵犯原告的注册商标专用权。请求判令被告立即停止侵权行为,公开赔礼道歉,给原告赔偿经济损失100万元,并负担案件诉讼费用。[1]该案中,原告与被告争执的焦点为“百家湖”地名的使用。原告已经将其申请为注册商标,被告开发的楼盘位于百家湖地区。对于被告在楼盘名称中使用了“百家湖”,是否构成商标侵权,审理该案的各级法院看法不一。江苏省南京市中级人民法院作为一审法院驳回了原告诉求。[2]被告金兰湾公司不服,上诉到江苏省高级人民法院。江苏省高级人民法院推翻了一审判决,认定被告行为构成商标侵权,判令其停止侵权、赔偿损失。[3]被告不服,向江苏省高级人民法院提起再审。在再审判决做出之前,江苏省高级人民法院就此案如何审理向最高人民法院提出请示。[4]2004年2月2日,最高人民法院做出《关于对南京金兰湾房地产开发公司与南京利源物业发展有限公司侵犯商标专用权纠纷一案请示的答复》(以下简称《答复》)。[5]再审法院根据最高人民法院该答复的精神做出了被告行为构成地名合理使用的终审判决。[6]经过多次反复和波折,“百家湖”案终于盖棺定论,该案引发的问题却还没有彻底解决,尽管最高人民法院在上述《答复》中已经就地名商标的使用问题做出了相当详细的解释。

   本文通过比较西方发达国家的有关立法规定及其司法实践的做法,结合我国相关立法规定和有关案件判决情况,对地名作为商标的可注册性问题以及地名商标的权利保护范围问题做出分析,并由此提出完善我国商标法律制度中关于地名商标规范的具体思路。

   二、地名作为商标的可注册性问题

   关于地名能否作为商标获得注册,我国商标立法从1993年就做出了规范。1993年《商标法》在第8条第2款规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标,但是,地名具有其他含义的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”2001年10月27日,第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次修改《中华人民共和国商标法》时,保留了该款规定的基本精神,在第10条第2款规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”这奠定了我国商标法律制度关于地名商标保护的多元体制。2005年12月国家工商行政管理总局发布的《商标审查标准》(以下简称“《标准》”)在第一部分之十一规定了“含有地名的商标的审查”,对地名商标进行注册与使用的相关问题做出了具体规范。综合这些规定,我们可以得出我国商标法律制度中关于地名商标注册的基本原则。

   首先,地名可以以集体商标、证明商标的形式受商标法保护。作为集体商标和证明商标受保护的地名是地理标志,我国《商标法实施条例》第6条第1款规定,商标法第16条规定的地理标志,可以依照商标法和本条例的规定,作为证明商标或者集体商标申请注册。由于篇幅所限,笔者对作为地理标志的地名商标的保护不做论述。

   其次,县级以上行政区划和公众知晓的外国地名在两种情况下可以获得商标法律保护:(1)地名已经作为商标获得注册;(2)地名具有其他含义。[7]

   最后,县级以上行政区划和公众知晓的地名以外的地名可以作为商标获得注册。但是,如果商标由公众熟知的我国地名构成或者含有此类地名,使用在其指定的商品上,容易使公众发生商品产地误认的,则判定为具有不良影响,适用《商标法》第10条第1款第8项的规定予以驳回;而且如果商标所含地名与申请人所在地不一致的,容易使公众发生误认,也判定为具有不良影响,适用《商标法》第10条第1款第8项的规定予以驳回。

   与其他国家关于地名商标的保护规定相比,我国关于地名商标的规定独树一帜,主要表现在,判定是否给予地名商标注册时首先考虑地名的行政区划级别。而根据其他国家的商标法律制度,在判断地名能否作为商标获得注册时,首先判定地名是否具有显著性,以及地名的使用是否构成欺骗公众。因此,如果商标仅由地名构成而地名也只具有说明商品来源地的意义,并没有获得本义之外的“第二含义”,或者地名因与其所标示的商品来源地不符等而欺骗公众,则地名不能获得商标注册。德国《商标法》在第8条第2款列举了不能获得商标注册的标记:(1)相对于商品或者服务不具有显著特征的;(2)只是由表明商品的种类、质量、数量、用途、价目、产期、产地或服务提供地,以及其他表明商品或者服务特征的词语或标记组成的商标;(3)根据现有语言习惯和商业惯例,商标由专门用于表示商品或者服务的标记组成……。德国《商标法》第8条第3款又规定,上述第2款第(1)~(3)项所列的商标,如果是在贸易中已经成为区别申请人产品的标志,可以予以注册。但是,德国《商标法》在第49条第2款第2项又规定,如果商标的使用造成公众就商品、服务的类别、性质、产地来源发生误认的,则应该撤销该商标注册。英国《商标法》与德国《商标法》的规定大同小异。英国《商标法》在第3条第1款规定了不能获得商标注册的标记的种类,其中该款(c)项规定,仅仅由在商业交易中表示商品种类、质量、数量、用途、价值、产地来源、商品生产时间或者服务提供时间,以及其他表示商品或服务特征的标记组成的商标不能获得注册。但是,该款同时规定,如果在注册申请日前,该标志已经因使用而实际上获得了显著特征的,则不能依据该条第1款(b)、(c)、(d)项的规定而驳回商标注册申请。英国《商标法》在第46条第1款(d)项规定,如果商标的使用造成公众对商品或者服务的性质、质量、产地来源发生误认的,则应该撤销商标注册。《法国知识产权法典》也采用了类似规定,该法典在第711—2条规定了缺乏显著性的标记:(a)在通常或职业用语中纯粹是商品或服务的必需、通用或常用名称的标记或文字;(b)用以表示商品或服务的特征,尤其是种类、质量、数量、用途、价值、产源、商品生产或服务提供的年代的标记或文字;(c)纯由商品性质或功能所决定的外形、或赋予商品以基本价值的外形构成的标记。同时其又规定:除(c)款所规定情况外,显著性可以通过使用取得。[8]地名作为产源,如果已经通过使用获得了显著性,则依然可以获得商标注册。该法典在第714—6条规定,商标所有人因其所为而使商标出现下列情事者丧失商标权:(1)在商业中成为该商品或服务的常用名称;(2)引人误解,尤其是在商品或服务的性质、质量或产源方面。

   我国商标法律制度中,只是将县级以下行政区划的名称列入可以通过使用获得“第二含义”从而具备显著性的叙述性词汇之列。第二含义和商标的显著性相关,商标的显著性可以通过两种方式取得:固有显著性和通过使用获得显著性。固有显著性实际上来源于商标使用的标记的第一含义,而使用获得显著性往往是在“第二含义”上使用商标标记。美国学者认为,商标的第二含义是指相对于标记所使用的商品来说,标记本身不具有内在显著性,但是通过标记的商业使用,公众已经将其作为商品的符号与商品的提供者联系在一起,此时标记获得了不同于其本义的另外一种含义,该含义即为第二含义。从序列上说,标记的最初含义是它的本义,即第一含义。[9]我国台湾学者将其翻译为“次要意义”。[10]虽然翻译方式不同,但其含义都是指商标使用语汇本义以外的、与商品具有一定程度的固定联系的含义。第二含义其实就是“商标意义”,美国学者称,“第二含义是商标意义的同义词”。[11]作为商标含义的“第二含义”不是语汇本来包括的含义,而是该词汇之外的一种含义。美国联邦法院认为,叙述性词汇仅在其已经通过销售、市场营销、使用或者时间的经过而在消费大众那里获得第二含义,从而使消费者把商标与特定的来源联系起来时,才会获得保护。[12]这也说明第二含义仅仅存在于语汇与商品的联系之间。

   我国《商标法》第11条第2款列举了“仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”标志可以通过使用获得显著性。而《商标审查标准》在第二部分之四之(五)规定了“仅仅直接表示指定商品的其他特点”的内容,在其第7项规定了“仅仅直接表示指定使用商品生产地点、时间、年份的”、第10项规定了“仅仅直接表示商品的销售场所或者地域范围的”。这样,生产地和销售地都可以通过使用获得第二含义而获得商标保护。但是,这里的生产地和销售地是不包括县级以上行政区划、公众知晓的外国地名的,因为我国《商标法》在第10条对这些地名做了特别处理。该条规定,县级以上行政区划、公众知晓的外国地名不能作为商标使用,除非地名具有其他含义。从文义上讲,“其他含义”就是指有别于地名的含义,我们自然可以把“第二含义”放入“地名具有其他含义”的规范中。但《标准》却明确了不能做如此处理。因为《标准》对地名“具有其他含义”的解释是,地名作为词汇具有确定含义且该含义强于作为地名的含义,不会误导公众的,例如,黄山、怒江、鼓楼、洪湖。如此一来,“其他含义”实际上是地名本身的应有之义,而不是地名本义之外通过使用获得的“第二含义”。如果严格按照标准的解释来理解,则“其他含义”显然不包括“第二含义”。通说也认为,地名的“其他含义”是指组成地名的文字本身内在的地名之外的含义。由国家工商行政管理总局商标局编著的《中华人民共和国商标法释义》即持该种观点。[13]因此,我国商标法并没有完全依据国际通行的做法将地名作为叙述性语汇构成的商标对待,而只是将县级以下行政区划的名称列为叙述性词汇。

   从“百家湖”案来看,国际的通行做法比我国目前的规范模式更为科学。因为从该案来看,行政区划的级别与地名的知名度不一定成正向比例关系。尽管《标准》对著名旅游城市进行特别处理,但尚无法对其他要素给予充分考虑。由于网络等信息传输方式的革新,以前不为人知的地名也许会在一夜之间变得家喻户晓。所以,以行政区划的级别来确定地名的商标地位不尽科学。尤其考虑到我国地域辽阔,从数量上看,县级以下行政区划名称远远多于县级以上行政区划名称,立法对县级以下行政区划名称的商标地位问题应该给予更充分的考虑。因此,笔者认为,应该改造我国地名规定的现有模式,跟从国际通行作法。具体思路为,在地名注册中采用单纯的“第二含义”标准,并在判断是否可能确立“第二含义”以及是否已经确定“第二含义”时,考虑地名所指区域是否因旅游等因素而知名。

另外,《标准》中的“不良影响”规范应予以保留。但是,必须对其加以改造。首先,目前《标准》中规定构成不良影响需要驳回商标注册申请的有两种情况:其一,商标由公众熟知的我国地名构成或者含有此类地名,使用在其指定的商品上,容易使公众发生商品产地误认的;其二,(点击此处阅读下一页)

本文责编:陈冬冬
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文章来源:《法学》2007年第11期
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