闫文军:我国专利授权确权中的“最宽合理解释”

选择字号:   本文共阅读 1268 次 更新时间:2018-02-23 00:10

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闫文军  

【摘要】 美国在专利审查中采用“最宽合理解释”,有别于地区法院的普通含义解释。美国的最宽合理解释适用于美国专利商标局的所有程序,包括双方复审程序。我国法院和专利复审委员会近年来也陆续提出了“最宽合理解释”。最宽合理解释在我国应适用于专利审查和复审程序,但不应适用于无效程序。

【中文关键词】 最宽合理解释;权利要求解释;专利审查;专利无效


笔者在2014年介绍了美国专利审查中的“最宽合理解释”。[1]近几年,美国适用“最宽合理解释”的规则进一步完善,适用的情形也进一步明确。而我国法院和专利复审委员会也开始适用“最宽合理解释”。本文将结合美国适用“最宽合理解释”的规则和情形,对我国如何适用“最宽合理解释”提出建议。


一、美国的“最宽合理解释”


(一)美国专利审查中的“最宽合理解释”标准

美国专利商标局适用“最宽合理解释”标准已经有一百多年的历史。早在1906年的Podlesak v. McInnerney案中,美国专利商标局就指出:“在每个案件中,给出权利要求不扭曲其用语就可以支持的最宽解释,我们认为没有比这更好的解释权利要求的方法了。”[2]在2005年美国联邦巡回上诉法院满席审理判决的Phillips v. AWH Corp.案(以下简称Phillips案)中,法院明确肯定这一标准:“专利商标局在确定专利申请权利要求的范围时,不只是基于权利要求的用语,还根据本领域技术人员对于说明书的理解,对权利要求作出最宽合理解释。”[3]

美国《专利审查程序手册》(The Manual of Patent Examining Procedure,以下简称MPEP)第2111节关于“权利要求解释”的规定,明确提出采用“最宽合理解释”:“权利要求书应参考说明书给出最宽合理解释。”根据MPEP的规定,在涉及侵权和有效性的法院诉讼中,专利权利要求不进行最宽合理解释,可以根据完整的审查档案进行解释。相比之下,审查员必须以合理允许的方式,以最宽合理的方式解释权利要求,以形成申请人打算要求的明确记录。最宽合理解释并不意味着最宽的解释。相反,权利要求中术语的含义必须与术语的普通和习惯意义一致(除非该术语在说明书中已经给出了特殊的定义),并且必须与说明书中的使用以及图纸一致。此外,对权利要求的最宽合理解释还必须与本领域技术人员将得到的解释一致。

(二)美国“最宽合理解释”标准的适用

美国MPEP给出了对于非功能性权利要求适用“最宽合理解释”标准的示意图如下:[4]

根据上述示意图,按照“最宽合理解释”标准解释权利要求中的用语,首先要确定需要解释的术语,并看说明书中是否有支持该术语的内容,如果有则找出这些内容。在此基础上,主要进行三个判断步骤:

1.该术语是否有普通和习惯的含义

普通和习惯含义指的是对于本领域技术人来说在发明做出时所具有的含义。对于本领域技术人员来说,判断是否具有普通和习惯含义时,一般不用看说明书。但在对该术语进行解释时,判断主体并不是本领域普通技术人员,需要借助说明书、权利要求书、现有技术等确定对于本领域技术人员来说是否具有普通和习惯含义。

2.该术语有普通和习惯含义时,说明书有无特别界定

如果上一步骤中认定该术语有普通和习惯的含义,则根据说明书中的相关内容,看说明书中是否有进行特别界定的意思表示。说明书中有特别界定主要有以下两种情形:(1)申请人为自己的词典编纂者时。作为自己的词典编纂者,申请人必须明确规定说明书中的权利要求用语的特殊定义与本来具有的普通和习惯含义不同。对权利要求的用语进行重新定义的条件是“在说明书中必须足够清楚,任何对常规用法的偏离,本领域技术人员也会作同样的理解。”[5]对说明书的定义可以是明示的,也可以是暗示的。但如果说明书中对于是否使用普通和习惯含义并不清楚,则认定使用普通和习惯含义。(2)申请人放弃或不请求权利要求用语的全部范围。专利申请人可以通过在说明书中放弃部分范围,以避免将权利要求按普通和习惯含义解释。放弃部分范围声明仅在清楚明确的情况下才被考虑。否则,仍按普通和习惯含义进行解释。

3.该术语没有普通和习惯含义时,说明书有无给出其含义

如果该术语不具有普通和惯常的含义,审查员应检查说明书以确定是否对该术语提供了含义。在考虑了说明书和现有技术之后,如果可以认定说明书提供了明确的含义,则根据该含义对该术语进行解释。

(三)美国“最宽合理解释”适用的程序

在审查过程中,美国专利商标局采用最宽合理解释方法。不服专利商标局的驳回决定,专利申请人提起的再审查程序(Reexamination)中,以及授权后的单方再审查程序(Ex Parte reexamination)、授权后复审程序(Post Grant Review)中,美国专利商标局、专利审判与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,以下简称PTAB)也适用最宽合理解释。

2011年颁布的《美国发明法案》引入了双方复审程序(Inter Partes Review, IPR)。双方复审程序具有快捷、费用较低、专利无效成功率高、利于和解等优点,在近几年得到广泛应用。对于双方复审程序是否适用最宽合理解释,美国最高法院在2016年的Cuozzo案[6]中进行了分析,最终认定最宽合理解释适用于授权后的双方复审程序。

因此,在美国专利商标局及PTAB在所有程序都适用最宽合理解释。不服其决定上诉到联邦巡回上诉法院后,联邦巡回上诉法院也适用最宽合理解释。


二、我国专利授权确权中的最宽合理解释


(一)我国授权确权中权利要求解释的规定

我国《专利法》第59条关于专利保护范围的规定,并没有区分授权确权还是专利侵权。我国《专利法实施细则》并没有关于专利权利要求解释的规定。因此,《专利法》关于权利要求解释的法律规定,实质上在审查和侵权诉讼中适用的是相同的规定。[7]

《专利审查指南》也没有关于专利权利要求解释的概括规则。而在适用《专利法》第26条第4款审查权利要求是否清楚的规定中,涉及到权利要求解释的内容。《专利审查指南2010》第二部分第二章3.2.2规定:“权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下,权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下,如果说明书中指明了某词具有特定的含义,并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚,这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求,使得根据权利要求的表述即可明确其含义。”上述规定虽然是针对权利要求是否清楚作出的,但也可以适用于关于新颖性、创造性判断中专利保护范围的确定。上述规定比较简单,并没有涉及最宽合理解释的问题。

(二)我国法院的意见

1.法院早期的意见

很长时间以来,我国并不区分授权确权中的权利要求解释和侵权诉讼中的权利要求解释。实质上,在授权确权案件中,法院也是按侵权诉讼中的权利要求标准进行权利要求解释。例如,在“具有宽视野的潜水面罩”实用新型专利无效案中,[8]复审委对于权利要求中的“镜面”采用了较宽的解释,认为它包括平面镜片也包括曲面镜片,因为说明书并没有指明“镜面”仅指平面镜面。但法院在解释其含义时,则从发明目的理解,认定镜面仅指平面镜面。法院的解释方法,实质上采用了与侵权判断时相同的解释方法。

2.最高人民法院判决中的意见

在2011年审结的在“墨盒”专利无效行政诉讼案中,最高人民法院在裁定中提出,专利授权确权程序与专利民事侵权程序中权利要求解释方法在具有一致性的同时也具有差异性。在授权确权程序中,若说明书对该用语的含义未作特别界定,原则上应采本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义,尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论,从而促使申请人修改和完善专利申请文件,提高专利授权确权质量。[9]

在2015年判决的“反射式萨格奈克干涉仪型全光纤电流互感器”专利无效行政诉讼案中,最高人民法院指出:通常情况下,在专利授权确权程序中,对权利要求的解释采取最大合理解释原则,即基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求作出最广义的合理解释。[10]

3.北京市高级人民法院判决中的意见

在2016年判决的“含E-1, 3, 3, 3-四氟丙烯和氟化氢的共沸组合物及其应用”专利复审行政诉讼案中,北京市高级人民法院在判决中指出:当权利要求中的术语在所属技术领域有普通含义,在说明书中也有特别限定,如果该特别限定是清楚的,本领域人员能够明白该特别限定的含义,则应当采用说明书中的特别限定来确定该术语的含义。如果说明书中没有特别限定,或者特别限定不清楚,所属领域技术人员无法明白该特别限定的具体含义,则应当采用所述技术领域的普通含义。如果该术语在所属技术领域没有普通含义,在说明书中也没有特别限定,或者特别限定不清楚的,则可以对该术语作“最宽泛的解释”,并认定权利要求得不到说明书的支持。这就是专利授权程序中应当坚持的权利要求解释规则。[11]

4.北京知识产权法院判决中的意见

在2017年判决的“电子胸卡”专利无效行政诉讼案中,原告认为“插针”应作广义的理解,应涵盖所有的针式插接装置,而被告及第三人认为其应理解为电子领域的排式插针。北京知识产权法院指出:考虑到申请人在授权程序中与专利权人在确权程序中修改专利申请档案之自由度的不同,在授权程序中对相关技术术语含义的理解采取本领域普通技术人员的通常理解,更加有利于促使申请人将说明书中对相应术语的特别限定直接写入权利要求,以便清晰地界定权利要求的保护范围,降低向社会公众搜索、交易及创新的成本,尽量实现社会公众与专利申请人利益之间的平衡;而在确权程序中,囿于专利权人对专利档案修改方式、修改时机等诸多限制的存在,采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的含义,更加有利于保证具有实质技术贡献的技术方案获得专利权的保护,从而符合专利法之鼓励创新的目的。该案为专利确权行政纠纷,因此,“插针”具体含义应当采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的含义予以确定。[12]

(三)专利复审委员会在决定中的意见

在2016年9月做出的114921号复审决定中,专利复审委员会指出:在发明的实质审查程序和复审程序中对权利要求技术方案的理解宜遵循最大合理解释原则,即基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求作出最广义的合理理解。

在2017年3月2日做出的31639号无效审查决定中,专利复审委员会指出:在确权程序中,对于权利要求保护范围的理解一般应当采取最宽合理理解解释原则,即:一般情况下,权利要求中的用词应当理解为本技术领域通常具有的含义。当说明书中对该术语无特别定义,甚至无详细文字说明或描述时,不应用附图中图示的内容对权利要求中的用词进行排除或限制性理解。

(四)我国现行做法的总结

在《专利法》《专利法实施细则》和《审查指南》均未区分授权确权中的权利要求解释与侵权诉讼中的权利要求的情况下,我国长期以来区分授权确权和侵权诉讼中的权利要求规则。

2011年最高人民法院首次提出了尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,实质上是从宽解释。2015年最高人民法院明确提出了在授权确权案件中采用“最广义的合理解释”。上述两个案子,都是专利确权案件,最高人民法院的意见是授权和确权案件都适用最宽合理解释。

此后,北京市高级人民法院、北京知识产权法院和专利复审委员会都肯定了最宽合理解释标准。其中北京高级人民法院对于专利确权案件中是否适用最宽合理解释没有发表意见,但北京知识产权法院认为在专利确权案件中并不适用最宽合理解释。而专利复审委员会在复审决定和无效决定中都适用了最宽合理解释。

因此,虽然三级法院和专利复审委员会都肯定了最宽合理解释标准,但适用的术语各不相同,如“最大合理解释原则”“最广义的合理解释”“最宽泛的解释”“最宽合理解释”“最宽合理理解解释原则”,其指向的都是英语中的Broadest Reasonable Interpretation,本文统称其为“最宽合理解释”。另外,对于最宽合理解释在是否适用于专利无效以及其后的无效行政诉讼,还有不同的意见。北京知识产权法院明确提出不适用于确权程序,北京市高级人民法院未对此表态,而最高人民法院和专利复审员会都认为适用于专利确权案件。另外,对于最宽合理解释的具体标准,在有关文书中的描述各不相同。


三、对我国审查中采用最宽合理解释标准的思考


(一)两种解释方法的区别

在专利侵权诉讼中解释权利要求的方法,一般称为普遍含义解释。[13]与专利审查中的最宽合理解释方法相比,从名称上看有明显区别,二者到底有什么区别,是适用最宽合理解释时需要首先研究的问题。

从权利要求解释适用的条件上看,普通含义解释针对的是一个已经生效的专利,在解释时以假定专利有效为前提。在解释时可以参考之前的全部审查档案。而最宽合理解释不管是不是针对已经授权的专利,都不假定专利有效,可参考的专利审查档案非常有限,甚至没有审查档案,而适用最宽合理解释的过程其实就是形成专利审查档案的过程。

从最宽合理解释方法的具体适用看,从美国MPEP中“最宽合理解释”标准的示意图看,只有在权利要求中的术语没有普通和习惯含义,且说明书没有提供其含义时,才作出最宽合理解释。北京市高级人民法院在前述判决中也指出“如果该术语在所属技术领域没有普通含义,在说明书中也没有特别限定,或者特别限定不清楚的”,可以作最宽合理解释。上述两种表述的实质内容是相同的。按照这种意见,最宽合理解释适用的情形非常有限。如果权利要求的术语有普通和习惯含义,不管说明书中是否有特别界定,实质上都不适用最宽合理解释方法。当然在判断说明书对于权利要求中有普通和习惯含义的术语是有特别界定时,是否按最宽合理解释的方法去判断,也会有不同的结果。审查员往往用更严格的标准看是否有特别的界定,往往只使用说明书中的描述。而在侵权诉讼中标准相对更松一些,可以结合是否能够实现发明目的,把能够实现发明目的认定为特别界定的情形。因此,最宽合理解释实际上是贯穿权利要求解释的整个过程中。美国学者对PTAB自2015年2月至2016年2月的双方复审决定进行了分析,在PTAB最后决定中,83%的决定中适用了最宽合理解释标准,7%的决定因专利已过期适用的是Phillips案标准,而10%的决定没有适用权利要求解释标准。[14]虽然该学者认为PTAB适用最宽合理解释标准的比较低,但本文认为这其实说明在大部分案件中PTAB都会考虑最宽合理解释标准,而不仅仅是在“权利要求的术语没有普通和习惯含义,且说明书没有提供其含义时”才考虑适用这一标准。

从最宽合理解释的适用结果看,两种解释方法是否存在明显不同,美国一直存在不同的意见。有的人认为不同的解释方法造成结果的明显区别,也有人认为区别很小。从前述美国学者的统计看,PTAB在双方复审程序中引用的案例绝大多数都是联邦巡回上诉法院的判决。从引用的案例看,共引用了1389个案例,其中72%来源于地区法院的判决,只有28%是源于美国专利商标局的案件。这说明,适用最宽合理解释的法律依据大部分是地区法院的Phillips案解释,而不是美国专利商标局的指南。而从PTAB最后决定的总数看,36%的案件只引用了源于地区法院的案例,56%的案件引用了源自地区法院和美国专利商标局的案例,2%的案件只引用了源于美国专利商标局的案例,而6%的案件只引用了法规,说明90%以上的决定适用于完全或部分源于地区法院的规则。最宽合理解释标准看起来与Phillips案不同,但它是一个循环的标准,适用的规则绝大多数回到地区法院的案例。两个标准的绝大多数准则是重合的,两个标准在实践中已经大体上融合在一起。[15]

本文认为,最宽合理解释标准和侵权诉讼中的标准,名义上是两个标准,但都是从本领域普通技术人员的角度去解释权利要求,只是解释主体的地位不同,规则会稍有不同。两个标准的规则并不是独立的,适用最宽合理解释标准多数情况下同样适用侵权诉讼中的规则。两种解释的结果大多数情形下是相同的,只有个别情况下会有差别。

(二)最宽合理解释的价值

专利侵权诉讼和专利审查是专利制度中的两个重要程序。在专利侵权诉讼中,法官解释权利要求的目的在于寻找正确的解释,根据发明人对社会的贡献以及其撰写的专利申请文件,确定恰当的保护范围,以便在保护专利权人利益的同时兼顾社会公共利益;在专利审查过程中,审查员解释权利要求的目的在于寻找权利的边界,以使专利的边界清楚。概括来说,在专利审查中采用最宽合理解释的合理性主要包括:可以减少专利授权后作出更宽解释的可能,从而维护公共利益;促进了审查员与专利申请人在审查过程中的沟通;申请人的利益并没有受到损害。[16]美国学者认为,在审查过程中采用最宽合理解释标准的政策理由在于专利的公示作用和限制颁发无效专利。[17]

美国联邦巡回上诉法院指出:由于专利申请人在审查过程中有机会修改权利要求,在审查过程中作出最宽合理解释,就可以减少授权以后本应得到保护,却作出更宽解释或者专利被无效的可能性。[18]美国最高法院在Cuozzo案中也肯定了最宽合理解释标准的价值:最宽合理解释有助保护社会公共利益,使审查员更有可能发现过宽的权利要求并驳回它,从而鼓励申请人撰写更窄的权利要求。这有助于避免宽泛的权利要求,使权利要求更精确,从而有助于防止专利捆绑太多的知识,同时帮助公众从公开的发明中获取有用的信息,并更好地了解权利要求的合法限制。[19]我国最高人民法院在判决中也肯定了最宽合理解释,以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论,从而促使申请人修改和完善专利申请文件,提高专利授权确权质量。[20]

可见,最宽合理解释的价值与专利审查的目的密切相关。在专利审查的过程中,特别是在判断新颖性、创造性和权利要求是否得到说明书支持时,采用最宽合理解释容易认定专利不符合专利授权条件,专利申请人通过修改权利要求改为含义更窄的用语,或者通过意见陈述将权利要求的用语进行限制性陈述,使权利要求的含义更清楚,从而在其后的专利侵权诉讼中不可能再作出更宽的解释,在无效程序中也减少了无效的可能性。这是最宽合理解释的主要价值所在。另外,最宽合理解释以专利申请人(专利权人)有修改机会为前提。采用最宽合理解释并不是使专利申请不能获得授权,而是在界定更清晰的条件下授权。而使权利要求界定清晰主要是通过权利要求的修改完成的。如果没有修改机会,最宽合理解释往往导致专利不能授权,这可能会使有价值的发明创造得不到保护。最后,最宽合理解释是由审查员的立场和作用决定的。审查员要代表社会公众检查权利要求,挑出权利要求的“毛病”。其中一方面的内容就是要使权利要求表述清晰,范围恰当。这要通过在专利审查过程中审查员和专利申请人之间的不断“交涉”来完成。而审查员进行交涉的起点就是较宽泛地解释权利要求,促使专利申请人通过解释或修改的方式将权利要求的范围进一步限定。因此,在专利审查过程中对权利要求给予较宽的解释,是审查员一种不自觉的选择,也是一种比较方便的做法。

(三)我国行政授权确权中的最宽合理解释

1.我国是否适用最宽合理解释

如前所述,最宽合理解释已经在我国实践中得到承认。最高人民法院、北京市高级人民法院和北京知识产权法院都肯定了最宽合理解释标准,专利复审委员会也使用了最宽合理解释。虽然从理论上说最宽合理解释还存在一些缺陷,实践中也可能会出现标准难以把握的问题,但由于最宽合理解释具有使专利保护范围更清晰和提高专利授权质量的优点,承认最宽合理解释更符合我国专利申请数量激增,需要严格控制专利质量的形势。

适用最宽合理解释标准并不违反我国《专利法》《专利法实施细则》的规定,并且可以在不修改《专利审查指南》的情况下就适用。我国《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南(2010)》虽然没有关于审查过程中最宽合理解释的规定,但也没有否定可以采用最宽合理解释的标准,并且采用最宽合理解释标准,是符合专利审查制度的目的。

2.适用最宽合理解释的程序

我国专利行政授权确权的程序主要有审查、复审和无效程序。在上述三个程序中是否都适用最宽合理解释是需要研究的问题。在前述最高人民法院的判决中,并没有区分授权程序和确权程序,专利复审委员会也都在复审和无效程序中适用了最宽合理解释标准。而北京知识产权法院认为最宽合理解释只适用于授权程序,不适用确权程序。因此,对于专利审查程序和复审程序,适用最宽合理解释不存在争议。存在争议的是在无效程序中是否适用最宽合理解释标准。

最宽合理解释适用的前提是专利申请人(专利权人)具有修改权利要求的机会。在我国的无效宣告程序中,专利权人虽可以修改权利要求,但“一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”。[21]这样,专利权人修改权利要求受到严格的限制。如果在无效过程中对权利要求的用语作出最宽合理解释,认定其包含了现有技术,专利权人不能通过增加其他权利要求中未出现的技术特征对权利要求进行修改,则该权利要求就会被认定无效。但是,如果不适用最宽合理解释,而是根据说明书中对发明目的的描述,从而对权利要求作出限制性解释,该权利要求可能被认定有效。因此,在无效程序中适用最宽合理解释,对专利权人是不公平的,也不符合专利法保护发明创造的目的。美国在双方复审程序中仍适用最宽合理解释标准,美国的双方复审程序与我国的无效程序非常相似,但在专利权人修改权利要求的机会方式,两个程序有明显的差别。在美国的双方复审程序中专利权人可以用新的权利要求替换原来的权利要求,只要符合“不得扩大权利要求保护的范围或引入新的主题”的要求。[22]尽管美国双方复审程序中专利权利要求修改被采纳的比例不高,但专利权人修改的机会是法定的。这也是美国最高法院认定在双方复审程序中仍适用最宽合理解释标准的原因之一。由于我国专利无效程序中专利权人并没有美国双方复审程序中专利权人那样的修改机会,我们不能借鉴美国双方复审程序中的权利要求解释标准。

因此,本文赞同在专利审查和复审中适用最宽合理解释标准,而在专利无效程序中采用侵权诉讼中的解释标准。

3.如何适用最宽合理解释标准

最宽合理解释标准主要在专利审查过程中适用,而我国专利审查过程中还没有适用这一标准的规则。在法院和专利复审委员会都肯定了最宽合理解释标准的情况下,审查员在专利审查过程中如何适用最宽合理解释标准就成为需要迫切研究的问题。

本文认为,虽然我国之前没有使用最宽合理解释的用语,但审查员在审查过程中会不自觉地对权利要求作出宽泛的解释。最宽合理解释标准的提出,可以说是对审查员根据其角色定位所进行的权利要求解释方法的承认,并不是引入一种新的权利要求解释标准。如果把最宽合理解释标准作为一种新的标准,容易导致审查过程中过分宽泛地解释权利要求,从而与说明书相比成为“不合理”的解释。在适用最宽合理解释标准时,应注意以下几点:第一,最宽合理解释不是仅根据权利要求所作的解释,而是本领域技术人员在阅读了说明书后所作出的与说明书一致的合理解释。第二,最宽合理解释主要依据说明书中对发明内容的描述,发明目的只具有参考作用。在专利侵权诉讼中,权利要求的解释应该符合专利的发明目的,不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。但在专利审查过程中,应要求申请人把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案明确排除出去,即采用与这些方案相区别的术语,或者在说明书中明确排除某些含义,而不是通过考虑发明目的去排除这些方案。第三,最宽合理解释适用于专利审查的全过程,特别适用在权利要求的用语没有普通和习惯含义,说明书又未提供其含义的情形下。

(四)法院行政诉讼的最宽合理解释

在专利授权确权行政诉讼中,法院对专利复审委员会所作的决定进行审查。这时,法院解释权利要求的标准应与专利复审委员会的标准一致。如前所述,本文主张在专利复审过程中适用最宽合理解释标准,而在专利无效中采用普通的解释标准。相应的,法院只在针对专利复审决定的授权行政诉讼案件中应采用最宽合理解释标准。


结语


权利要求解释通过确定权利要求的含义界定专利的保护范围。虽然在专利审查和侵权诉讼中依据专利法中相同的规定解释权利要求,但由于两个程序的目的不同、专利权人修改权利要求的机会不同,以及可以使用的资料不同,审查员和法官解释权利要求的角度会有差异,审查员会不自觉地从宽解释权利要求,以促使专利申请人对权利要求进行限缩性修改,或者对权利要求作出限制性陈述,这样使专利的保护范围更清晰,授权后被无效或解释得更宽的可能性减少,从而更好地实现了专利的社会公示作用,提高了授权专利的质量。美国将这种专利审查中从宽解释权利要求的做法称为最宽合理解释,在美国已经实行了一百多年。最宽合理解释适用于美国专利商标局的所有程序,包括类似于我国无效宣告的双方复审程序。我国长期以来并不区分审查中的权利要求解释和侵权诉讼中的权利要求解释,但从2011年以来,最高人民法院以及北京市高级人民法院、北京知识产权法院以及专利复审委员会都认可了最宽合理解释在审查和复审程序中的适用。在审查和复审中采用最宽合理解释已成定局。由于在专利无效过程中专利权人修改权利要求的条件比较严格,我们不建议在专利无效程序中适用最宽合理解释标准。相应的,在专利授权行政诉讼中采用最宽合理解释标准,而在专利确权行政诉讼中不采用该标准,而是采用与专利侵权案件相同的解释标准。最宽合理解释标准确立后,我们应防止重视其中“最宽”而忽视“合理”要求。我们不主张将最宽合理解释标准作为一种新的标准,而应看作对审查员严格把握专利授权条件时解释权利要求做法的肯定。在审查过程中解释权利要求,不必强调解释得“最宽”,而是主要依据说明书对发明的描述,发明目的只是作为参考,判断说明书是否对权利要求用语有特别界定或提供了含义,作出与说明书一致的解释就可以。如何总结出与侵权诉讼中不同的解释规则,需要在审查实践中不断探索。

【注释】 作者简介:闫文军:中国科学院大学知识产权学院教授

本文是国家社科基金项目“中国云计算知识产权问题与对策研究(批准号11&ZD179)”的阶段性成果。

[1]闫文军、白静文:《美国专利审查中的“最宽合理解释”》,载《知识产权》2014年第7期。

[2] 1906 Dec. Comm'r Pat.265, 258.

[3] 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329(Fed. Cir.2005).

[4] Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 07.2015.https://www.uspto.gov/web/offi ces/pac/mpep/index.html.最后访问日期:2017年5月3日。

[5] Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd., 133 F.3d1473, 1477, 45 USPQ2d 1429, 1432(Fed. Cir.1998).

[6] 579 US _(2016).

[7]北京市高级人民法院在(2016)京行终5347号行政判决书中也指出:“尽管2001年专利法第五十六条第一款关于‘说明书及附图可以用于解释权利要求’的规定位于第七章‘专利权的保护’中,但是,这一规定当然应当类推适用于专利授权确权程序中。”

[8]北京第一中级人民法院(2002)一中行初523号行政判决书,北京市高级人民法院(2003)高行终字第38号行政判决书。

[9]最高人民法院(2010)知行字第53-1号行政裁定书。

[10]最高人民法院(2014)行提字第17号行政判决书。

[11]北京市高级人民法院(2016)京行终5347号行政判决书。

[12]北京知识产权法院(2015)京知行初字第5694号行政判决书。

[13]美国又称Phillips案解释。

[14] Laura E. Dolbow, A Distinction Without a Difference: Convergence in Claim Construction Standards, 70 Vand. L. Rev.1071(2017).

[15]同注释[14]。

[16]参见闫文军、白静文:《美国专利审查中的“最宽合理解释”》,载《知识产权》2014年第7期。

[17] Laura E. Dolbow, A Distinction Without a Difference: Convergence in Claim Construction Standards, 70 Vand. L. Rev.1071(2017).

[18]In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571(Fed. Cir.1984).

[19]579 US _(2016).

[20]最高人民法院(2014)行提字第17号行政判决书。

[21]《专利审查指南(2010)》第四部分第三章第4.6.1的规定。

[22]《美国专利法》第316条的规定。

【期刊名称】《知识产权》【期刊年份】 2017年 【期号】 12



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本文责编:陈冬冬
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